柳潤濤

基本事實(shí)

無錫A公司是江蘇B集團(tuán)公司的子公司，是注冊(cè)商標(biāo)“小天鵝”的所有者。經(jīng)乙方許可，甲方在乙方生產(chǎn)的某些產(chǎn)品上使用注冊(cè)商標(biāo)“小天鵝”..自2005年10月15日起，甲公司委托嘉興丙公司為其代工生產(chǎn)這類產(chǎn)品，在其產(chǎn)品的包裝盒、銘牌等部位使用注冊(cè)商標(biāo)“小天鵝”。雙方還同意，代工產(chǎn)品的銷售和經(jīng)營權(quán)屬于甲方..2006年4月20日，雙方再次簽署協(xié)議，將授權(quán)期限延長至2009年12月31日。產(chǎn)品銷售權(quán)屬于A公司，允許C公司在完成代工生產(chǎn)任務(wù)后自主銷售少量產(chǎn)品。嘉興C公司要求無錫A公司提供商標(biāo)所有人江蘇B集團(tuán)公司允許無錫A公司使用“小天鵝”注冊(cè)商標(biāo)的證明，A公司協(xié)助C公司以自己的名義辦理國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證。2007年10月，商標(biāo)所有人B集團(tuán)公司認(rèn)為C公司侵犯其商標(biāo)權(quán)，向嘉興市工商行政管理局舉報(bào)，導(dǎo)致C公司被工商行政管理局查處。2008年12月，C公司被給予行政處罰決定，并處以高額罰款，直接導(dǎo)致C公司停產(chǎn)停業(yè)。本案是典型的代工糾紛。

一，代工的概念

代工(Original Equipment Manufacturer)已引申為指“代工”的經(jīng)濟(jì)合作方式，也稱定牌生產(chǎn)。其基本含義是委托生產(chǎn)者根據(jù)委托方(商標(biāo)所有人)的委托開發(fā)制造產(chǎn)品，產(chǎn)品上貼有委托方提供的商標(biāo)，產(chǎn)品全部由委托方銷售或經(jīng)營，委托生產(chǎn)者收取加工費(fèi)的合作生產(chǎn)方式。近年來，這種生產(chǎn)方式在涉外加工貿(mào)易和國內(nèi)一些行業(yè)中非常流行，引起了很多爭議。

二、貼牌生產(chǎn)中商標(biāo)的使用

本案中，工商機(jī)關(guān)認(rèn)定嘉興C公司的行為構(gòu)成《商標(biāo)法》第五十二條第(一)項(xiàng)規(guī)定的違法行為，即嘉興C公司未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人B集團(tuán)公司許可，在同一商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)，構(gòu)成侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。理論依據(jù)在于，OEM中的商標(biāo)使用屬于商標(biāo)許可的范疇。由于無錫A公司在江蘇B集團(tuán)公司許可的情況下使用其注冊(cè)商標(biāo)，且由于江蘇B集團(tuán)公司允許無錫A公司以普通許可的方式使用其注冊(cè)商標(biāo)，無錫A公司未經(jīng)江蘇B集團(tuán)公司同意不得許可嘉興C公司使用該注冊(cè)商標(biāo)，因此嘉興C公司構(gòu)成侵犯江蘇B集團(tuán)公司注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。

代工是承包加工他人注冊(cè)商標(biāo)商品的行為。但在OEM生產(chǎn)中使用商標(biāo)不構(gòu)成商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用。

首先，從商標(biāo)法本身商標(biāo)使用的含義來看，根據(jù)商標(biāo)法實(shí)施條例，商標(biāo)法中的商標(biāo)使用包括在商品、商品包裝或者容器以及商品交易文件中使用商標(biāo)，或者在廣告、展覽等商業(yè)活動(dòng)中使用商標(biāo)。從這個(gè)解釋可以看出，商標(biāo)法中的商標(biāo)使用有其特定的含義。作為商標(biāo)法意義上的商標(biāo)“使用”，它應(yīng)該不同于一般語法意義上的“使用”，它還涉及到流通和交換的一個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域。[1]理解“使用”一詞，不能只停留在字面的日常使用層面，要結(jié)合其行為目的和后果，全面理解和把握商標(biāo)法中商標(biāo)使用的含義。

此外，在OEM生產(chǎn)中，承包商將加工結(jié)果交付給指定人員的行為是承包商履行合同義務(wù)的行為。代工產(chǎn)品的銷售管理權(quán)屬于指定人員，承包方只收取加工費(fèi)。因此，交付加工結(jié)果的行為不構(gòu)成銷售行為?！劲凇看ぎa(chǎn)品仍在訂貨方控制之下，尚未進(jìn)入流通領(lǐng)域，因此交付加工結(jié)果中的商標(biāo)使用不構(gòu)成商標(biāo)法中的商標(biāo)使用。

其次，從貼牌生產(chǎn)的法律特征來看，貼牌生產(chǎn)中的商標(biāo)使用不同于商標(biāo)許可。貼牌生產(chǎn)作為一種特殊的合同形式，具有以下法律特征:(1)訂貨人對(duì)貼牌使用的商標(biāo)享有商標(biāo)權(quán)(包括使用許可權(quán))；(2)承包商不享有貼牌生產(chǎn)產(chǎn)品的商標(biāo)權(quán)；(3)加工后的代工產(chǎn)品應(yīng)退回給定或指定的方式進(jìn)行加工；(4)承包人應(yīng)依法在產(chǎn)品上標(biāo)明訂貨人的名稱、地址和產(chǎn)地。因此，從貼牌生產(chǎn)的法律特征來看，貼牌生產(chǎn)中的商標(biāo)使用不同于商標(biāo)許可中的商標(biāo)使用，因?yàn)?

(1)主體之間的關(guān)系不同。代工生產(chǎn)中，委托人與委托人之間的關(guān)系是一種完成一定工作和任務(wù)的委托和接受，即合同法律關(guān)系；在商標(biāo)許可關(guān)系中，商標(biāo)許可是針對(duì)的，商標(biāo)許可與許可之間的法律關(guān)系由雙方形成。

(2)商標(biāo)的使用性質(zhì)不同。OEM產(chǎn)品上商標(biāo)的實(shí)際使用者是訂貨方，而承包商只是訂貨方在OEM產(chǎn)品上商標(biāo)使用行為的實(shí)施者。承包人的商標(biāo)使用行為是在訂貨方的指令下進(jìn)行的，是為了履行加工合同義務(wù)而在OEM產(chǎn)品上附帶使用的，也是承包人全面履行合同義務(wù)所必須使用的。從商標(biāo)使用的性質(zhì)來看，這里的承包商使用商標(biāo)，將商標(biāo)附在產(chǎn)品包裝和產(chǎn)品上，是加工行為的一部分。在貼牌生產(chǎn)中，承包商不構(gòu)成商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用。因?yàn)楫a(chǎn)品還沒有進(jìn)入流通領(lǐng)域，他們并沒有基于商標(biāo)的功能——識(shí)別不同的生產(chǎn)者和經(jīng)營者——來使用商標(biāo)，所以這里真正的商標(biāo)使用者是訂購者，而不是承包商。OEM生產(chǎn)中的這種使用方式，不僅僅是用來區(qū)分承包人生產(chǎn)的產(chǎn)品的來源，只是為了給訂貨人區(qū)分產(chǎn)品的來源。因此，對(duì)于承包商來說，在OEM生產(chǎn)中使用商標(biāo)不構(gòu)成商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用；【③】在商標(biāo)許可關(guān)系中，商標(biāo)所有人認(rèn)可的被許可人的商標(biāo)使用受自己意志的支配，商標(biāo)使用的主體是被許可人，這是訂立商標(biāo)許可關(guān)系的目的。

(3)商標(biāo)權(quán)的處分不同。在貼牌生產(chǎn)中，訂貨人對(duì)貼牌使用的商標(biāo)享有商標(biāo)權(quán)(包括使用許可權(quán))，而承包人不享有品牌產(chǎn)品上的商標(biāo)權(quán)。OEM承包商通過按照協(xié)議完成產(chǎn)品的加工生產(chǎn)來履行合同義務(wù)，OEM生產(chǎn)不涉及商標(biāo)許可。如果接受代工的承包人在生產(chǎn)的產(chǎn)品上沒有加蓋委托方的注冊(cè)商標(biāo)，只是未履行代工合同約定的義務(wù)，構(gòu)成違約。在商標(biāo)許可關(guān)系中，發(fā)生商標(biāo)使用權(quán)的轉(zhuǎn)讓，即商標(biāo)使用權(quán)從許可人向被許可人的轉(zhuǎn)讓。

(4)商標(biāo)使用的法律后果不同。在貼牌生產(chǎn)中，承攬人根據(jù)定作人的指示將商標(biāo)貼在加工產(chǎn)品上，然后將產(chǎn)品交付定作人銷售。定作人負(fù)責(zé)并承擔(dān)售后服務(wù)和產(chǎn)品責(zé)任，這也是本案中定作人和定作人分別簽訂售后服務(wù)協(xié)議的原因。在商標(biāo)許可關(guān)系中，被許可人將許可人許可的商標(biāo)粘貼在自己生產(chǎn)的產(chǎn)品上，商標(biāo)被許可人有義務(wù)保證使用該商標(biāo)的產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品的售后服務(wù)和產(chǎn)品責(zé)任均由被許可人承擔(dān)。

由于承包人在OEM中的商標(biāo)使用不構(gòu)成商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用，商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用人為訂貨人，即本案中的無錫A公司，無錫A公司在商標(biāo)所有人江蘇B集團(tuán)公司許可下使用注冊(cè)商標(biāo)。所以嘉興C公司不構(gòu)成侵犯江蘇B集團(tuán)公司商標(biāo)專用權(quán)，因?yàn)檫@里的商標(biāo)使用人是無錫A公司而不是嘉興C公司；同時(shí)，嘉興C公司與無錫A公司不構(gòu)成共同侵權(quán)，因?yàn)闊o錫A公司經(jīng)注冊(cè)商標(biāo)所有人許可，擁有合法使用權(quán)。因此，由工商部門認(rèn)定嘉興C公司的貼牌生產(chǎn)行為構(gòu)成侵犯江蘇B集團(tuán)公司商標(biāo)權(quán)是有爭議的。

第三，利用商標(biāo)進(jìn)行獨(dú)立銷售

無錫A公司除貼牌生產(chǎn)外，還允許嘉興C公司在完成貼牌生產(chǎn)任務(wù)后，自主銷售少量帶有商標(biāo)的產(chǎn)品，并已賦予銷售和上交利潤的任務(wù)。如何定性獨(dú)立銷售部分的法律關(guān)系，獨(dú)立銷售部分的商標(biāo)使用性質(zhì)是什么？

事實(shí)上，自賣部分的商標(biāo)使用構(gòu)成商標(biāo)使用許可。因?yàn)樵诖どa(chǎn)關(guān)系中，被委托負(fù)責(zé)生產(chǎn)人無權(quán)銷售產(chǎn)品。如果委員會(huì)允許生產(chǎn)者獨(dú)立銷售附有商標(biāo)的產(chǎn)品，并賦予銷售和上交利潤的任務(wù)，這種合作實(shí)質(zhì)上構(gòu)成了商標(biāo)許可關(guān)系，商標(biāo)許可費(fèi)用于完成一定的銷售任務(wù)和上交利潤。

在自銷部分，真正的商標(biāo)使用人是受委托的生產(chǎn)廠家，自銷產(chǎn)品的商標(biāo)使用是基于商標(biāo)識(shí)別不同生產(chǎn)經(jīng)營者的功能。因此，就委托廠商而言，自銷部分使用商標(biāo)構(gòu)成商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用，是以委托方的授權(quán)為基礎(chǔ)的。所以，自賣部分實(shí)際上構(gòu)成商標(biāo)許可使用。

作者簡介:劉潤濤(1981-)，男，江蘇省灌云人，中山大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法學(xué)碩士，嘉興學(xué)院語法學(xué)院講師，浙江紫城律師事務(wù)所(知識(shí)產(chǎn)權(quán)部)兼職律師，主要研究知識(shí)產(chǎn)權(quán)法。

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評(píng)論:

[①]朱令:《涉外品牌固定中商標(biāo)侵權(quán)的認(rèn)定——法律解釋學(xué)視角》，《福建政法管理學(xué)院學(xué)報(bào)》2008年第1期，第61頁。

[②]張玉敏:《涉外處理商標(biāo)侵權(quán)糾紛的法律適用》，百家研，2008年第4期，第71頁。

【③】北京市高級(jí)人民法院2006年3月7日公布的《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛若干問題的答復(fù)》第二條確認(rèn)了這一點(diǎn)。對(duì)第二條的回答規(guī)定，在商業(yè)活動(dòng)中，利用商標(biāo)標(biāo)志表明商品來源，使相關(guān)公眾能夠區(qū)分提供商品的不同市場主體，都是商標(biāo)的使用方式。除《商標(biāo)法實(shí)施條例》第三條所列的商標(biāo)使用方法外，在視聽媒體、電子媒體、互聯(lián)網(wǎng)等平面或立體媒體上使用商標(biāo)標(biāo)識(shí)，使相關(guān)公眾知曉商標(biāo)、商標(biāo)標(biāo)識(shí)商品和商品供應(yīng)商的，屬于商標(biāo)使用。廣東省佛山市中級(jí)人民法院從事知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法審判的專家，在知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件中有豐富的經(jīng)驗(yàn)，也認(rèn)為OEM產(chǎn)品不是商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用行為。參見張，“代工知識(shí)產(chǎn)權(quán)的責(zé)任”，《中國商標(biāo)》，2005年第10期，第47頁。

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