應(yīng)在訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日前已存在

判斷訴爭(zhēng)商標(biāo)是否損害他人在先權(quán)利的時(shí)間界限，應(yīng)以何日為準(zhǔn)?在散列通商標(biāo)行政案中，最高人民法院認(rèn)為，依據(jù)《商標(biāo)法》第三十一條的規(guī)定審查判斷訴爭(zhēng)商標(biāo)是否侵害他人在先權(quán)利，一般應(yīng)當(dāng)以訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日前是否存在在先權(quán)利為時(shí)間界限?！蹲罡呷嗣穹ㄔ褐R(shí)產(chǎn)權(quán)案件年度報(bào)告(2009)》再次確認(rèn)了此原則。

1987年11月12日，(瑞士)豪夫邁-羅須控股公司(以下簡(jiǎn)稱羅須公司)與西南藥業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱西南藥業(yè)公司)的前身西南制藥三廠簽訂了有效期至1991年12月31日的《關(guān)于“散利痛片”在中國生產(chǎn)、銷售的協(xié)議》，羅須公司同意西南制藥三廠在中國市場(chǎng)使用“散利痛”商標(biāo)。

“散利痛片”是一種以乙酰氨基酚為主，輔加咖啡因和異丙安替比林的解熱、鎮(zhèn)痛藥，1988年、1995年分別被列入四川省和上海市藥品標(biāo)準(zhǔn)。衛(wèi)生部衛(wèi)藥發(fā)(90)第39號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)藥品標(biāo)準(zhǔn)及名稱管理的通知》規(guī)定，國家藥品標(biāo)準(zhǔn)和省級(jí)藥品標(biāo)準(zhǔn)中收載的藥品名稱即為法定名稱，也是通用名稱。2001年4月27日，國家藥典委員會(huì)出具的《關(guān)于“散利痛片”名稱問題的函》再次確認(rèn)，根據(jù)衛(wèi)生部衛(wèi)藥發(fā)(90)第39號(hào)文和衛(wèi)藥政發(fā)(91)第 143號(hào)文規(guī)定，“散利痛片”是藥品通用名稱，不得作為商標(biāo)或商品名注冊(cè)。2001年9月20日，國家藥品監(jiān)督管理局發(fā)布的2001國藥標(biāo)字XG-013 號(hào)國家標(biāo)準(zhǔn)頒布件規(guī)定，自2001年10月31日起，復(fù)方對(duì)乙酰氨基酚片(Ⅱ)的地方標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)停止使用，該品種原藥品名稱“散利痛片”作為曾用名稱過渡。

1992年3月17日，西南藥業(yè)公司向國家工商局商標(biāo)局申請(qǐng)?jiān)诘?類“西藥”商品上注冊(cè)散列通商標(biāo)，1993年2月28日獲得核準(zhǔn)注冊(cè)，商標(biāo)注冊(cè)號(hào)為631613。1993年11月3日，羅須公司與西南藥業(yè)公司簽訂會(huì)談紀(jì)要，確認(rèn)雙方不再合作。

1999年7月30日，羅須公司請(qǐng)求國家工商局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)撤銷西南藥業(yè)公司的第631613號(hào)散列通商標(biāo)，理由是散利痛是羅須公司的未注冊(cè)商標(biāo)，西南藥業(yè)公司申請(qǐng)注冊(cè)近似的散列通商標(biāo)，違背誠實(shí)信用原則，侵犯了羅須公司的在先權(quán)利。

2005年4月26日，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)作出商評(píng)字(2005)第0675號(hào)裁定，維持第631613號(hào)散列通注冊(cè)商標(biāo)。其理由是：羅須公司 1987年至1992年與西南藥業(yè)公司合作生產(chǎn)的“散利痛片”，使用的商標(biāo)是散利痛及Saridon;散列通不是羅須公司在先使用的中文商標(biāo)，也無證據(jù)證明散利痛作為Saridon對(duì)應(yīng)的中文名稱，在申請(qǐng)日前已被消費(fèi)者廣泛接受并產(chǎn)生一定影響;“散列通”與“散利痛”文字構(gòu)成存在明顯區(qū)別，普通消費(fèi)者一般不會(huì)將其識(shí)別為同一商標(biāo)，西南藥業(yè)公司注冊(cè)散列通商標(biāo)的行為不屬于搶先注冊(cè)他人商標(biāo)的行為，不能認(rèn)定其違反誠實(shí)信用原則。

羅須公司不服該裁定，向北京市第一中級(jí)人民法院提起行政訴訟。

北京市一中院審理認(rèn)為：散利痛商標(biāo)屬于羅須公司已經(jīng)使用并有一定影響的未注冊(cè)商標(biāo)，在西南藥業(yè)公司第631613號(hào)散列通商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)之前即已存在;“散列通”與“散利痛”均用于西藥，兩標(biāo)志的文字組合順序與形式相同，字音、字形相近，應(yīng)認(rèn)定構(gòu)成近似商標(biāo);西南藥業(yè)公司明知上述情況，仍然注冊(cè)與散利痛商標(biāo)相近似的散列通商標(biāo)，主觀上已具備惡意，違反了《商標(biāo)法》第三十一條的規(guī)定，同時(shí)違背了誠實(shí)信用的民法基本原則，屬于《商標(biāo)法》第四十一條規(guī)定的“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的”行為。一審判決撤銷商評(píng)字(2005)第0675號(hào)裁定，要求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)在判決生效后作出撤銷第631613號(hào)散列通商標(biāo)的裁定。

西南藥業(yè)公司和商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)均不服一審判決，分別向北京市高級(jí)人民法院提起上訴。

北京市高院審理后作出(2006)高行終字第253號(hào)行政判決，駁回上訴，維持原判。2008年6月18日，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)按照二審判決，作出了撤銷第631613號(hào)散列通商標(biāo)的裁定。西南藥業(yè)公司不服，向北京市高院申請(qǐng)?jiān)賹彙１本┦懈咴喊l(fā)出(2007)高行監(jiān)字第293號(hào)駁回再審申請(qǐng)通知書，駁回了西南藥業(yè)公司的再審申請(qǐng)。西南藥業(yè)公司又向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹?，最高人民法?009年1月14日以(2007)行監(jiān)字第112-1號(hào)行政裁定決定提審。

二審判決后，羅須公司將散利痛商標(biāo)(2000年10月注冊(cè)，商標(biāo)注冊(cè)號(hào)第1456508號(hào))轉(zhuǎn)讓至拜耳消費(fèi)者護(hù)理股份有限公司(簡(jiǎn)稱拜耳公司)名下，拜耳公司承繼羅須公司參加本案再審訴訟，并在再審?fù)徶忻鞔_表示，放棄以《商標(biāo)法》第十三條有關(guān)馳名商標(biāo)的規(guī)定作為申請(qǐng)撤銷散列通商標(biāo)的理由。

最高人民法院審理認(rèn)為：本案應(yīng)適用《商標(biāo)法》第三十一條有關(guān)保護(hù)在先權(quán)利的規(guī)定進(jìn)行審查。羅須公司申請(qǐng)撤銷第631613號(hào)散列通商標(biāo)的權(quán)利基礎(chǔ)是散利痛商標(biāo)，因此首先要查明第631613號(hào)散列通商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)，“散利痛”是不是羅須公司的在先未注冊(cè)商標(biāo)。在2001年10月31日四川省和上海市有關(guān)“散利痛片”的地方藥品標(biāo)準(zhǔn)停止使用之前，“散利痛”一直是法定的藥品通用名稱(此期間不得作為藥品商標(biāo)或商品名注冊(cè))。根據(jù)1984年施行的《藥品管理法》第四十一條的規(guī)定，除中藥材、中藥飲片外，藥品必須使用注冊(cè)商標(biāo)(該法2001年修訂時(shí)廢止了強(qiáng)制藥品使用注冊(cè)商標(biāo)制度)。據(jù)此，在 2001年2月28日前，我國《藥品管理法》禁止在藥品上使用未注冊(cè)商標(biāo)，西南藥業(yè)公司1992年申請(qǐng)注冊(cè)散列通商標(biāo)及該商標(biāo)1993年被核準(zhǔn)注冊(cè)之時(shí)， “散利痛”從法律上不可能是“散利痛片”的未注冊(cè)商標(biāo)。羅須公司在與西南藥業(yè)公司合作期間，在合作生產(chǎn)的“散利痛片”上對(duì)“散利痛”字樣的使用，是根據(jù)《藥品管理法》及藥品說明書和標(biāo)簽管理等相關(guān)規(guī)定，對(duì)藥品通用名稱的標(biāo)注，不能認(rèn)定其是作為未注冊(cè)商標(biāo)使用的。原審判決認(rèn)定散利痛是羅須公司的未注冊(cè)商標(biāo)，屬于認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。鑒于“散利痛”在西南藥業(yè)公司注冊(cè)散列通商標(biāo)時(shí)，不是未注冊(cè)商標(biāo)，因此其不能成為羅須公司提出爭(zhēng)議的權(quán)利基礎(chǔ)。商評(píng)字(2005)第0675號(hào)裁定維持散列通商標(biāo)注冊(cè)的結(jié)論正確，應(yīng)予維持。2009年5月25日，最高人民法院作出(2009)行提字第1號(hào)行政判決書，撤銷了一審和二審行政判決，維持了商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)商評(píng)字(2005)第0675號(hào)裁定，散列通注冊(cè)商標(biāo)得以注冊(cè)。